viernes, 13 de octubre de 2017

Litigios sobre titularidad de derechos de propiedad industrial: ausencia de competencia exclusiva del Estado de registro

         En su reciente sentencia en el asunto C-341/16, Hanssen Beleggingen, el Tribunal de Justicia ha venido a confirmar el planteamiento ya adoptado en su jurisprudencia previa en el sentido de que los litigios relativos a la titularidad de derechos de propiedad industrial sometidos a registro no constituyen litigios “en materia de inscripciones o validez” de tales derechos en el sentido del artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis, de modo que al no quedar comprendidos en el ámbito de la competencia exclusiva prevista en esa disposición resultan de aplicación otras reglas de competencia y, en particular, el fuero general del domicilio del demandado. La nueva sentencia ilustra como esa respuesta se impone incluso en situaciones en las que la demanda relativa a la titularidad del derecho comprende peticiones accesorias relacionadas con la inscripción registral. En concreto, en el litigio principal en el asunto C-341/16, la demanda, interpuesta ante los tribunales alemanes, los del domicilio de la demandada, tenía por objeto que la demandada declarara ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (OBPI) que no es la titular de la marca controvertida y que renuncia a su inscripción registral como titular de dicha marca. La demanda se fundaba en un eventual enriquecimiento injusto de la demandada, quien había conseguido figurar como titular registral de una marca del Benelux (en la OBPI) tras aportar un certificado sucesorio como heredera universal de quien constaba como titular, a pesar de que, según la demandante, la marca había sido transmitida previamente y la titular real era la demandante.


            Si bien la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al alcance de la competencia exclusiva del artículo 24.4 RBIbis ha resultado controvertida por obstaculizar la litigación transfronteriza en materia de derechos de propiedad industrial, en particular sus sentencias de 13 de julio de 2006 en los asuntos GAT y Roche, no es el caso del planteamiento adoptado en su sentencia de 15 de noviembre de 1983, 288/82, Duijnstee, que la nueva sentencia viene a confirmar. Ciertamente, la sentencia Hanssen Beleggingen confirma que también en materia de marcas es aplicable el criterio establecido en la sentencia Duijnstee para las patentes en el sentido de que los litigios relativos a la titularidad de derechos de propiedad industrial sometidos a registro no son litigios en “materia de inscripciones o validez de tales derechos” a los efectos del mencionado artículo 24.4, incluso aunque el resultado pueda ser determinante de la modificación de cuestiones objeto de inscripción.


La singular proximidad material y jurídica con el registro que justifica la atribución de competencia exclusiva solo concurre cuando el litigio tiene por objeto la validez del título o la existencia del depósito o registro (apdo. 33). El Tribunal viene a confirmar que, de acuerdo con el criterio de que las competencias exclusivas no deben ser objeto de interpretación extensiva, cuando el litigio tiene por objeto la titularidad del derecho inscrito no va referido ni a la validez del derecho mismo ni a la existencia o licitud de su inscripción o registro. Lo relevante para establecer la titularidad es concretar a qué patrimonio pertenece el título de propiedad industrial, lo que depende de circunstancias que no son determinantes en relación con la validez del título y la legalidad de su inscripción. Por ejemplo, en el litigio principal en el asunto Hanssen Beleggingen decisivo con respecto a la titularidad era la existencia de ciertos contratos de transmisión de la marca del Benelux controvertida, así como eventualmente la existencia de enriquecimiento injusto, pero el Tribunal considera que ni la validez de la la marca ni la existencia o licitud de su inscripción misma o registro resultaban controvertidas, sin perjuicio de que la decisión sobre la titularidad pueda determinar la eventual modificación de quien figura en el registro como titular. Por el contrario, como se desprende de las conclusiones del Abogado General en este asunto (apdo. 28 de las conclusiones de 13 de julio de 2017) y de la previa sentencia Duijnstee ese criterio determina que la competencia exclusiva sí abarca los litigios relativos a la caducidad del derecho de propiedad  o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior.